Proteggere i marchi nel metaverso
Il 2023 sarà senz’altro l’anno che si caratterizzerà per la tutela dei marchi nel metaverso. Ormai, infatti, l’importanza di proteggere il proprio marchio nel mondo digitale è un’esigenza e non più una semplice opportunità che si può scegliere o meno di cogliere.
Ad evidenziare l’importanza di tale tutela sono i sempre più numerosi casi di decisioni e giudizi pendenti in diverse giurisdizioni aventi ad oggetto la violazione (o presunta tale) di marchi nell’ambiente digitale ad opera di soggetti terzi. È il caso, ad esempio, della presunta violazione del marchio della borsa Hermés Birkin deciso da una corte statunitense o la ormai nota sentenza del Tribunale di Roma del 20.07.2022 che ha condannato una società che aveva utilizzato i celebri marchi “Juventus” sulle magliette indossate dal calciatore Bobo Vieri raffigurato su contenuti digitali in formato NFT (c.d. CARDS), acquistabili su diverse piattaforme online. In quest’ultimo caso, infatti, sebbene la società convenuta in giudizio avesse ottenuto l’autorizzazione del noto calciatore ad utilizzare la propria immagine e il proprio nome per la realizzazione di CARDS raffiguranti il calciatore medesimo con indosso le maglie delle diverse squadre in cui ha giocato negli anni, ciò non escludeva la “necessità di chiedere [altresì] l’autorizzazione dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all’immagine digitale da acquistare”, autorizzazione che, con tutta evidenza, non era stata richiesta alla Juventus Football Club S.p.A.
Pertanto, il giudice romano ha ritenuto (correttamente) che tale utilizzo costituisse contraffazione dei marchi “Juventus”, sostanzialmente per due ordini di ragioni: (i) in quanto tali marchi trovano senz’altro tutela anche per prodotti digitali poiché marchi notori, godendo questi ultimi di una tutela ultramerceologica (vale a dire anche per prodotti/servizi diversi da quelli per i quali sono stati registrati); e, in ogni caso, (ii) poiché i marchi “Juventus” erano registrati anche in classe 9, designando – pur genericamente – le “pubblicazioni elettroniche scaricabili”.
Così, come emerge nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la notorietà del marchio – e la conseguente possibilità di tutela ultramerceologica – costituiva senza dubbio un elemento di particolare importanza (e in alcuni casi finanche determinante) per poter godere della tutela del marchio anche nell’ambiente digitale. In ragione, infatti, dei dubbi circa la corretta classificazione degli NFT e soprattutto dell’assenza di una espressa indicazione degli stessi all’interno della classificazione merceologica di Nizza, l’unico modo per “difendere” un marchio nel mondo digitale era quello di dimostrarne la notorietà (e conseguente tutela ultramerceologica), con esclusione dunque della tutela di tutti gli altri marchi non notori.
Ciò era vero fino al 31.12.2022. A colmare, infatti, questo vuoto di tutela è intervenuto l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO), il quale ha confermato che a partire dal 1° gennaio 2023 nella classe 9 della Classificazione di Nizza è stata aggiunta la voce di prodotto “downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]” e “downloadable e-wallets”. A tal proposito, l’EUIPO ha inoltre chiarito come non fosse sufficientemente chiaro e preciso il termine “prodotti virtuali” fino ad oggi utilizzato da alcuni per cercare di garantire al proprio marchio una qualche tutela nel mondo digitale.
Da oggi è quindi possibile (e, anzi, senza dubbio consigliabile) registrare il proprio marchio per NFT in classe 9 designando espressamente i “downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]” e/o “downloadable e-wallets”, al fine di proteggere il medesimo anche per questo genere di prodotti. Ciò è particolarmente importante, come si è visto, per tutti quei marchi che, pur dotati di capacità distintiva, non sono notori e pertanto non godono di tutela ultramerceologica. Concretamente, sarà necessario depositare una nuova domanda di marchio per tali specifici prodotti, non essendo invece possibile estendere l’ambito merceologico di un marchio già registrato.
Al di là, poi, della registrazione del marchio in classe 9 per NFT, il 2023 vedrà senz’altro una sempre maggiore attenzione rivolta ai contratti di sfruttamento dei marchi nel mondo virtuale. L’importanza e attenzione con cui questi aspetti dovranno essere regolati contrattualmente emerge ancora una volta con chiarezza dalla decisione del Tribunale di Roma sopra richiamata, la quale è scaturita molto probabilmente proprio da una “svista” nella redazione di un contratto di licenza. In questo genere di contratti è infatti sempre necessario prevedere la concessione di tutte le autorizzazioni all’uso di marchi/immagini/nomi altrui necessarie, oltre che valutare la possibilità/opportunità di includere una manleva in caso di contestazioni da parte di soggetti terzi (ove applicabile).
In definitiva, dunque, tra i buoni propositi per il 2023 appena iniziato non potrà senz’altro mancare quello di valutare, insieme ai propri avvocati di fiducia esperti nel settore della proprietà industriale e intellettuale, la possibilità e/o opportunità di estendere la tutela del proprio marchio nel metaverso, oltre che farsi assistere nella revisione/redazione dei contratti che implichino a qualunque titolo lo sfruttamento dei propri marchi nel mondo digitale, al fine di poter cogliere tutte le nuove sfide e opportunità che questo “nuovo mondo” offre e continuerà ad offrire, senza incappare in spiacevoli inconvenienti.