Il Tribunale di Milano torna a pronunciarsi sulla decadenza del marchio

Il Tribunale di Milano, con la recente sentenza del 7 settembre 2020 n. 5205, è tornato a pronunciarsi sul tema della decadenza del marchio e sull’idoneità di determinate circostanze fattuali ad impedire il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.).

La norma, infatti – la cui ratio risiede nel c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato qualora questi ultimi non costituiscano oggetto di effettivo utilizzo da parte del rispettivo titolare -, sanziona, con la decadenza, il mancato utilizzo del marchio in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione ovvero la sospensione dell’uso del segno distintivo per un periodo ininterrotto di cinque anni, ad eccezione del caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

La legge, pertanto, chiarisce che per evitare la decadenza l’uso del marchio deve essere effettivo; ciò implica che l’uso non deve essere meramente simbolico, sporadico o fittizio ma deve trovare una precisa giustificazione economica dalla quale emerga un’apprezzabile esigenza di contraddistinguere i prodotti o i servizi da quelli di altri operatori sul mercato.

In questo modo, dunque, si tende a preservare la funzione distintiva del marchio impedendo che segni distintivi non effettivamente utilizzati possano monopolizzare il mercato per un periodo di tempo indefinito.

La sentenza summenzionata, pertanto, tornando a chiarire i contorni applicativi dell’art. 24 c.p.i., si è espressa su una controversia avente ad oggetto un marchio per profumi nella quale i convenuti, citati per la contraffazione del marchio, ne eccepivano l’uso legittimo per intervenuta decadenza quinquennale per non uso.

Il titolare del marchio, gravato dell’onere di dimostrarne l’effettivo utilizzo al fine di preservarne la registrazione, affermava di aver svolto una serie di attività preparatorie volte alla progettazione del lancio del segno distintivo idonee ad interrompere il decorso del termine decadenziale e, inoltre, documentava problemi di salute che, a suo giudizio, avrebbero legittimato il mancato uso quinquennale.

Ebbene, il Tribunale di Milano, ribadendo che l’uso effettivo va ravvisato solo quando il segno distintivo sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per il quale è stato contrassegnato, ha escluso che l’attività svolta dall’attrice potesse costituire un elemento utile a interrompere la decadenza trattandosi di mera attività preparatoria arrestatasi ad uno stadio meramente interno senza apprezzabili riflessivi sul mercato e senza un’effettiva distribuzione presso il pubblico.

Quanto, invece, all’invocato motivo legittimo di impedimento costituito dai problemi di salute lamentati dal titolare del marchio, il Tribunale milanese ha considerato tale circostanza non di ostacolo alla declaratoria di decadenza: l’uso del segno distintivo, infatti, è riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica con la conseguenza che il marchio poteva essere oggetto di sfruttamento anche da parte di terzi attraverso la concessione di licenze d’uso. Infatti, sottolinea il Tribunale, “solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza”.

La sentenza in commento, pertanto, si pone nel filone giurisprudenziale che ritiene che il motivo legittimo idoneo ad evitare la decadenza ricorra tutte quelle volte in cui sussistano ostacoli all’uso indipendenti dalla volontà del titolare e aventi, per contro, un legame diretto col marchio tali da rendere l’uso impossibile o irragionevole.

 

Desiree Pasquariello