Il caso Coty vs Amazon e la nozione di uso del marchio

Su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la CGUE ricostruisce il concetto di uso del marchio

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 2 aprile 2020 (C-567/18) ha trattato il caso noto come “Coty Germany GmbH vs Amazon”[1] e ha risolto a favore del colosso dell’e-Commerce la questione sull’interpretazione del concetto di uso del marchio altrui ai sensi del Regolamento sul Marchio UE. La sentenza Coty vs Amazon muove da un rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) e statuisce che il mero magazzinaggio o stoccaggio non è di per sé sufficiente a costituire “uso” del marchio e dunque non lede il relativo diritto di esclusiva: è necessario il fine specifico di offerta o di immissione in commercio.

Nel caso di specie, la Coty Germany, società tedesca fornitrice di prodotti di lusso (in particolare di cosmetici) nonché titolare dei relativi marchi, ordinava da Amazon attraverso un acquirente-test i propri stessi prodotti e accertava così che alcuni distributori non autorizzati avevano messo in commercio tali prodotti illecitamente, non essendo ancora esauriti i relativi diritti di marchio (di seguito, il “marchio azionato”). Intimati di astenersi da tale condotta, i distributori contattati si adeguavano alle richieste e la piattaforma terza (Amazon) riconsegnava tutti i prodotti in magazzino contrassegnati dal marchio azionato. Allo stesso tempo però Amazon informava Coty Germany che una parte dei prodotti erano immagazzinati per conto di soggetti “quarti” ai quali non era possibile risalire e quindi non intimati. A fronte di tale impossibilità, Coty invocava la tutela inibitoria nei confronti di Amazon stessa nel cui servizio di stoccaggio, secondo Coty, era ravvisabile un illecito ai propri danni, ai sensi del Regolamento sul Marchio UE. Infatti, proseguiva Coty, Amazon si sarebbe sostituita interamente al venditore nella comunicazione a fini commerciali e al momento dell’esecuzione del contratto di vendita.

Dunque, si poneva alla Corte di Lussemburgo la questione se il pacchetto di servizi denominato “Logistica di Amazon” potesse essere considerato come “uso” del marchio azionato e in particolare quale “stoccaggio” dei prodotti in oggetto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul Marchio Comunitario (n. 207/2009) e del corrispondente art. 9 del nuovo Regolamento sul Marchio UE (n.1001/2017), e quindi essere inibito ai sensi della medesima norma.

La CGUE per dare una definizione di “uso del marchio” ripercorre i propri precedenti giurisprudenziali e fissa i seguenti punti:

  • Il servizio di creazione delle “condizioni tecniche necessarie affinché un terzo usi il marchio”, non significa che chi rende tale servizio usi egli stesso il marchio (rif. a sentenza CGUE del 15 dicembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10).
  • “Usare” implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso, per cui chi esercita tale controllo sarà effettivamente in grado di cessare l’uso (rif. a sentenza CGUE del 03/03/2016, Daimler, C‑179/15).
  • Fa “uso” di un segno identico al marchio l’operatore economico che, in vista della loro commercializzazione, importi o rimetta ad un depositario merci recanti un marchio di cui non è titolare, ma ciò non è necessariamente vero per il depositario che fornisce un servizio di deposito per le merci recanti il marchio altrui (rif. a sentenza CGUE del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a., C‑379/14).

Sulla scorta di tali affermazioni, la Corte conclude la sentenza Coty vs Amazon enunciando il seguente principio:

«Per questi motivi, la Corte […] dichiara:

[…] una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio [non ancora esaurito ndr]senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate [norme del Regolamento Marchi], qualora non persegua essa stessa dette finalità.»

Non è superfluo osservare che nella sentenza Coty vs Amazon la Corte ha espressamente omesso di pronuciarsi sulla responsabilità di Amazon in qualità di “società dell’informazione” ai sensi dell’art. 14 della Direttiva n. 2000/31/CE relativa al Commercio Elettronico, in quanto la questione avrebbe esulato dalla domanda posta dal giudice del rinvio. Si vedano però le conclusioni dell’Avvocato Generale del 28/11/2019, che esaminano anche questo profilo di responsabilità.

Infine, si noti che quanto fin qui riportato è astrattamente applicabile a tutte le piattaforme e-Commerce che intendano offrire analoghi servizi di stoccaggio (quali potrebbero essere eBay, Alibaba, Zalando, Yoox e la giapponese Buyma), a prescindere dalla gamma dei beni di esposti (di lusso o non di lusso).

 

Giulia Tufano

 

[1] Da non confondere con la sentenza della CGUE del 6 dicembre 2017 (C-230/16) “Coty Germany GmbH vs Parfümerie Akzente GmbH” sulla modifica contrattuale unilaterale restrittiva della distribuzione selettiva sulle piattaforme di e-commerce per ragioni di tutela dell’immagine dei beni di lusso.