Subentro nei diritti risarcitori per le contraffazioni di brevetto
Subentro nei diritti risarcitori per il periodo antecedente all’acquisto dello stesso e definizione del concetto di commercializzazione
Il 13 e il 15 marzo 2023 il Tribunale di Brescia ha pronunciato due sentenze a definizione di due procedimenti instaurati tra le medesime parti, statuendo rispettivamente sulla contraffazione di un brevetto (e conseguente risarcimento del danno) costituito da un motore utilizzato per la realizzazione di portoni basculanti in favore della società che l’aveva in precedenza acquistato unitamente al ramo d’azienda da un terzo soggetto, oltre che sul risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’ordine di inibitoria cautelare precedentemente disposto nei confronti della convenuta-contraffattrice con ordinanza del 23.12.2017.
Andersen ha assistito con successo in entrambi i giudizi la società attrice titolare del brevetto contraffatto.
In particolare, con la sentenza del 13 marzo, il Tribunale bresciano ha infatti accolto le nostre argomentazioni riconoscendo la sussistenza della contraffazione del brevetto di titolarità della medesima, in quanto illecitamente utilizzato da un concorrente per la realizzazione di portoni analoghi, riconoscendole altresì il diritto al risarcimento del danno da ciò derivante anche per il periodo antecedente al trasferimento del brevetto in capo alla stessa.
A tal proposito, il Tribunale ha accolto la nostra tesi riconoscendo la legittimazione sostanziale di parte attrice a domandare il risarcimento anche con riferimento al periodo precedente all’acquisto del brevetto, avvenuto contestualmente alla cessione del ramo d’azienda dalla precedente società, facendo in particolare proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 13692/2012) secondo cui “la cessione dell’azienda, a norma dell’art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’”universitas” e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta”.
In altre parole, dunque, il diritto al risarcimento del danno subito dalla società precedentemente titolare del brevetto si trasferisce in capo alla cessionaria del brevetto stesso, la quale diventa conseguentemente legittimata ad agire per ottenere la sua corresponsione da parte del contraffattore.
Con la sentenza del 15 marzo, il Tribunale ha poi altresì accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice e derivante dalla violazione dell’ordine di inibitoria alla continuazione della commercializzazione dei portoni contenenti il motore oggetto di brevetto da parte della convenuta, facendo ancora una volta proprie le nostre argomentazioni. In particolare, il Giudice ha riconosciuto che rientra nel concetto di commercializzazione oggetto di inibitoria “non solo la realizzazione di nuovi prodotti o la vendita degli stessi […] ma anche […] i comportamenti direttamente collegati o dipendenti da tale violazione [inclusa] la semplice consegna dei manufatti avvenuta successivamente al divieto giudiziale”.
Conseguentemente, ha affermato correttamente il Giudice, “la convenuta avrebbe, pertanto, dovuto segnalare ai propri clienti l’impossibilità di adempiere all’obbligazione di consegna nei termini concordati, sospendendo le distribuzioni non ancora effettuate, eventualmente consegnando le porte prive di motore e assumendosi la responsabilità delle obbligazioni contrattuali in ipotesi già assunte”.
Il team di Andersen è stato guidato dai soci Andrea Frangipane, Francesco Inturri e Andrea Ferrandi, con il supporto del senior associate Emanuele Sacchetto per gli aspetti di proprietà intellettuale.