Nuovi procedimenti di nullità e decadenza marchi registrati in Italia

A partire dal 29 dicembre 2022 è possibile instaurare un giudizio di nullità o decadenza di un marchio registrato italiano, oltre che davanti ai giudici ordinari (unica autorità fino ad oggi competente), anche in sede amministrativa dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

In data 29 novembre 2022, infatti, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.07.2022 n. 180 avente ad oggetto il Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.01.2010 n. 33 di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, in cui è stata disciplinata la procedura di decadenza e nullità dei marchi registrati italiani dinanzi all’UIBM (introdotte in precedenza dal D. Lgs. 20.02.2019 n. 15).

Motivi di impugnazione e soggetti legittimati

Con il neo-introdotto procedimento è ora possibile agire dinanzi all’UIBM (in alternativa al giudice ordinario, sempre possibile) nei confronti di un marchio registrato italiano per vederne accertata la:

• decadenza, in caso di volgarizzazione (laddove, cioè, sia diventato denominazione generica del prodotto/servizio contraddistinto o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva), di decettività sopravvenuta (laddove, cioè, sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi) o di mancato utilizzo per oltre 5 anni
• nullità:
  • assoluta, in caso di mancanza dei requisiti di registrabilità, carenza di capacità distintiva, contrarietà alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, ingannevolezza dei segni o coincidenza con la forma o altra caratteristica del prodotto
  • relativa, in caso di esistenza di diritti anteriori altrui su segni identici o simili o in caso di registrazione senza il consenso del titolare o di un giustificato motivo.

Restano, invece, fuori dalla competenza dell’UIBM le contestazioni di nullità basate su marchi di fatto (non registrati) anteriori e quelle contro marchi registrati in mala fede, per le quali l’unica strada percorribile è quella del giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Soggetti legittimati ad agire per nullità/decadenza dinanzi all’UIBM

I soggetti interessati, nel caso di nullità assoluta sono:

• il titolare di un marchio anteriore
• il soggetto autorizzato ad esercitare i diritti su una denominazione di origine o indicazione geografica protetta
• il titolare del marchio stesso (nel caso di nullità relativa), per le registrazioni senza il consenso del titolare.

Le modalità di deposito e la procedura

L’UIBM ha definito le modalità concrete di deposito delle istanze di decadenza e nullità, precisando altresì alcuni aspetti procedurali (Circolare n. 622 del 12.12.2022). In particolare, le istanze di decadenza e nullità dovranno essere formulate telematicamente (mediante la piattaforma servizionline.uibm.gov.it, previa creazione di un account) o in via cartacea (mediante deposito presso una Camera di Commercio o, in alternativa, invio per posta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Per ciascuna istanza di decadenza o nullità i diritti di deposito sono pari a €500.

Analogamente a quanto accade nei procedimenti di opposizione, anche in questi procedimenti di nullità e decadenza di nuova introduzione, l’UIBM, una volta ritenuta ammissibile l’istanza, assegna alle parti un termine di due mesi per tentare di raggiungere una soluzione transattiva della vertenza (prorogabile su istanza congiunta delle parti più volte e per un massimo di un anno).

Laddove le parti raggiungano un accordo, la procedura non continuerà. Laddove, invece, le parti non dovessero raggiungere una soluzione transattiva, al titolare del marchio contestato è concesso un termine di 60 giorni per il deposito di deduzioni e prove d’uso (ove richieste) nonché, nel caso di contestazioni di nullità basate su un marchio anteriore altrui, per il deposito dell’istanza rivolta al titolare del marchio anteriore di fornirne a sua volta la prova d’uso del proprio marchio.

Quindi, qualora il titolare del marchio contestato abbia depositato deduzioni o richieste di prova d’uso, viene concesso alla parte istante un termine di 60 giorni per replicare, a cui segue un termine di ulteriori 60 giorni per permettere al titolare del marchio contestato di formulare controdeduzioni.

Nel caso in cui, invece, il titolare del marchio contestato non presenti deduzioni, l’UIBM procede alla decisione della vertenza che verrà emessa entro 24 mesi dalla data di deposito dell’istanza (salvi i periodi di sospensione per trovare una soluzione transattiva).

In generale, nel corso del procedimento, l’interessato può depositare la documentazione a dimostrazione dell’uso effettivo del marchio registrato tramite la piattaforma servizionline.uibm.gov.it, oppure, in caso di produzioni di grandi dimensioni, tramite plico postale indirizzato al Ministero, su uno o più supporti digitali non modificabili (CD, DVD, etc.), in duplice esemplare.

Non è ammessa, invece, la riserva di deposito di documentazione e non sono ammesse correzioni o integrazioni all’istanza di nullità/decadenza, fatti salvi casi di errori materiali o evidenti.

Le decisioni e possibili impugnazioni

Tipologia di esito dei giudizi di nullità/decadenza:

1. accoglimento totale dell’istanza e conseguente dichiarazione di nullità/decadenza del marchio con riferimento a tutti i prodotti/servizi
2. accoglimento parziale dell’istanza e conseguente dichiarazione di nullità/decadenza del marchio con riferimento a soltanto alcuni dei prodotti/servizi registrati
3. rigetto dell’istanza
4. disposizione del trasferimento del marchio al legittimo titolare, nel caso di domanda depositata dal rappresentante/agente senza il consenso dello stesso o senza un giustificato motivo.

Tutti i provvedimenti emessi dall’UIBM nell’ambito del giudizio di nullità/decadenza potranno poi essere impugnati dinanzi alla Commissione di ricorso, la cui pronuncia ha natura giurisdizionale e potrà a sua volta solo formare oggetto di ricorso per Cassazione.

Conclusioni

Il procedimento di nuova introduzione si pone a fianco di quello di opposizione (già esperibile sempre dinanzi all’UIBM), in un’ottica di potenziamento della tutela dei marchi italiani, costituendo altresì un’alternativa agli analoghi procedimenti di nullità e decadenza già esperibili dinanzi al giudice ordinario.

Inoltre, in ragione delle caratteristiche di maggior celerità e costi inferiori (si noti, ad esempio, che le spese di cui l’UIBM può disporre la liquidazione a carico di una delle parti non possono essere superiori a €600), questi nuovi procedimenti dinanzi all’UIBM potrebbero (auspicabilmente) rappresentare un utile strumento di deflazione del contenzioso giudiziario ordinario in materia di decadenza e nullità di marchi italiani, costituendo al tempo stesso un “incentivo” per le aziende (anche quelle medio-piccole) a non rinunciare alla tutela dei propri marchi.