Brevetto europeo a effetto unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: vantaggi e svantaggi

Dal 1 giugno 2023 il brevetto europeo con effetto unitario (“Brevetto Unitario”) rappresenta un’importante novità nella tutela brevettuale delle invenzioni, differenziandosi dal precedente brevetto europeo “tradizionale” (“Brevetto Europeo”). Esso, insieme al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), contribuisce a migliorare la tutela delle invenzioni, rendendo l’Europa più attrattiva per le innovazioni e gli investitori.

Le novità del Brevetto Unitario e come ottenerlo

Il nuovo Brevetto Unitario permette di ottenere, mediante un unico deposito europeo, una protezione uniforme ed unitaria di un’invenzione in tutti Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito al sistema ratificando l’Accordo TUB (ad oggi sono 18 Stati, non avendo aderito al sistema solo Croazia, Spagna e Polonia). Al contrario, il vecchio Brevetto Europeo era costituito da un “fascio” di singoli brevetti nazionali, per cui non bastava effettuare un deposito a livello europeo, ma bisognava poi procedere a convalidare tale brevetto a livello nazionale in tutti i Paesi membri in cui si intendeva ottenere effettiva tutela, sottostando ai diversi tempi di convalida di ciascun ufficio nazionale.

In pratica, per ottenere il nuovo Brevetto Unitario si dovrà sempre previamente ottenere la concessione del tradizionale Brevetto Europeo seguendo la medesima procedura presso l’EPO (European Patent Office). Dopodiché, entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del Brevetto Europeo, anziché procedere alla sua validazione nazionale nei singoli Paesi di interesse, si dovrà semplicemente depositare sempre all’EPO la richiesta di effetto unitario. Non è prevista alcuna tassa per il deposito/esame/registrazione della richiesta di effetto unitario, mentre è prevista un’unica tassa annuale di rinnovo del Brevetto Unitario da pagare centralmente all’EPO (anziché singole tasse per ciascun ufficio nazionale, come nel caso del vecchio Brevetto Europeo).

Vantaggi

• Un unico diritto con effetto sovranazionale, che conceda tutela dell’invenzione in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo TUB
• Un solo deposito e un solo pagamento di tasse di rinnovo a fronte di una tutela estesa a tutti i Paesi aderenti
• Costi (tendenzialmente) ridotti rispetto a molteplici depositi di brevetti nazionali o alle molteplici validazioni nazionali del vecchio Brevetto Europeo. In particolare, è tendenzialmente conveniente il Brevetto Unitario se si ha interesse ad ottenere tutela della propria invenzione in almeno tre/quattro Paesi membri
• Regime linguistico facilitato: è necessaria una sola traduzione in un’altra lingua (peraltro solo per un periodo transitorio)
• Opposizione/ricorso centralizzate avverso una domanda di brevetto

Svantaggi

• I costi del Brevetto Unitario sono superiori se comparati a quelli per la validazione nazionale del vecchio Brevetto Europeo fino a 4-5 Paesi
• Il Brevetto Unitario può essere limitato (territorialmente o nelle sue rivendicazioni), modificato, dichiarato nullo o trasferito solo nella sua interezza (e non con riferimento, ad esempio, a singoli Paesi)
• Sarà sempre necessario procedere con le convalide nazionali nei Paesi che non hanno aderito al sistema del Brevetto Unitario (Spagna, Polonia, Croazia, UK, Svizzera)
• In caso di ratifica dell’Accordo TUB di ulteriori Paesi rispetto agli attuali 18, un Brevetto Unitario registrato non estenderà automaticamente la sua tutela anche ai nuovi Paesi, venendosi a creare diverse “generazioni di Brevetti Unitari” con diverse estensioni territoriali, a seconda delle successive ratifiche da parte di nuovi stati

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)

Un’altra importante novità dell’Accordo TUB è l’introduzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), comune a tutti i Paesi che hanno aderito al sistema del Brevetto Unitario, competente a decidere tutte le controversie legate ai Brevetti Unitari, oltre che ai tradizionali Brevetti Europei (contraffazione, validità, revoca, ecc.).

Conseguentemente, in caso – ad esempio – di contraffazione di brevetto, non sarà più necessario agire contro il contraffattore in tutti i Paesi in cui è stata commessa contraffazione, potendosi avviare un unico giudizio dinanzi al TUB con efficacia in tutti i Paesi aderenti.

Tuttavia, durante il periodo transitorio di 7 anni a partire dal 1.06.2023, il TUB condividerà la propria giurisdizione con le singole corti nazionali limitatamente ai giudizi aventi ad oggetto i Brevetti Europei (registrati o allo stato di domanda), per i quali le società potranno infatti derogare alla competenza del TUB in favore dei giudici nazionali (ad esempio per ragioni di costi), presentando richiesta c.d. di “opt-out” (ad eccezione del caso in cui sia già iniziato un procedimento dinanzi al TUB). Al contrario, i giudizi relativi ai nuovi Brevetti Unitari sono fin d’ora di competenza esclusiva e non revocabile del TUB.

Il TUB si compone di un Tribunale di primo grado (con divisione centrale a Parigi e sezioni distaccate a Milano e Monaco, nonché ulteriori divisioni locali e regionali), di una Corte d’Appello e di una Cancelleria.

Vantaggi

• Azione unica con efficacia in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo TUB, con conseguente risparmio di costi
• Giudici esperti in proprietà intellettuale (con formazione sia tecnica che legale), che dovrebbe comportare elevata qualità delle decisioni
• Maggior rapidità dei giudizi (12-14 mesi per la sentenza di primo grado)
• Decisioni uniformi e immediatamente esecutive in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo TUB
• Introduzione dell’istituto delle “protective letters”, con cui chi teme di subire un provvedimento cautelare inaudita altera parte, fornisce al TUB in anticipo le proprie ragioni, contestando la validità del brevetto e/o la sua contraffazione. In questo modo, il giudice avrà più informazioni prima di esprimersi nell’ipotetico giudizio che potrà essere instaurato

Svantaggi

• Tasse più elevate per l’avvio del giudizio se confrontate con una causa nazionale in un singolo paese. Pertanto, se si vuole contestare la violazione del brevetto in un unico paese e si è in presenza di un brevetto nazionale o Brevetto Europeo nel periodo transitorio sopra indicato, converrà ancora agire a livello nazionale. Nel caso di Brevetto Unitario, invece, l’unica autorità competente è il TUB
• Tempi più brevi per avviare un giudizio cautelare d’urgenza (tendenzialmente il giudizio va avviato entro 3 mesi dalla conoscenza dell’illecito)
• La lingua del procedimento potrebbe non essere l’italiano (tuttavia, vale lo stesso se si deve agire in ogni singolo paese diverso dall’Italia a livello nazionale con il vecchio sistema)
• Non è prevista un’azione a tutela dei brevetti in stato di domanda, non ancora concessi
• Non è prevista la retroversione degli utili nell’ambito dell’azione per risarcimento danni

In definitiva, il Brevetto Unitario, pur con alcune criticità, costituisce senza dubbio un’interessante opportunità per chi voglia tutelare le proprie invenzioni a livello europeo, snellendo la procedura di ottenimento del brevetto e riducendone i costi (salvo particolari eccezioni). In ogni caso, è bene ribadire che il Brevetto Unitario non sostituisce ma semplicemente si affianca ai brevetti nazionali e al Brevetto Europeo tradizionale. Pertanto, le società potranno sempre scegliere quale sia la forma di tutela più adatta al proprio caso.

Allo stesso modo, il TUB rappresenta senza dubbio un importante strumento per rendere più effettiva, ampia, utile ed efficace la tutela giudiziale dei brevetti a livello europeo, dando un indubbio contributo alla lotta alla contraffazione.

Entrambi gli strumenti contribuiscono, poi, indirettamente a favorire gli investimenti tecnologici e in innovazione sul territorio europeo, circostanza senza dubbio positiva per tutti gli operatori economici.

Vi consiogliamo di contattare i nostri professionisti esperti in materia al fine di meglio valutare le opportunità che il Brevetto Europeo e il TUB possono offrire per la tutela efficace dei propri brevetti.